LA FALTA DE DISTINTIVIDAD DE UNA MARCA
Comencemos por definir el carácter distintivo de una marca
El carácter distintivo de una marca indica la capacidad que tiene la denominación que se registra para identificar el producto y/o servicio que presta una empresa. En consecuencia podemos decir que una marca tiene carácter distintivo cuando el público consumidor puede distinguir el origen empresarial de un producto/servicio y diferenciarlo frente a los de otras empresas.
Ejemplos de falta de distintividad en una marca
En no pocas ocasiones, se tiende a elegir expresiones que describen el producto que se comercializa o el servicio que se presta porque se piensa que, de esta manera, los consumidores identificarán mejor el producto o servicio. Es decir, la propia denominación de la marca describe el tipo de servicio que presta o el producto, resultando ser términos genéricos que contradicen la utilidad que debe tener una marca y que no es otra de que sea reconocible por el consumidor como un nombre único y singular.
Un ejemplo claro de falta de distintividad en una marca podemos representarlo de la siguiente forma:
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Esta denominación podemos «vestirla» con un tipo de letra caprichoso e incluir en el conjunto de la marca un elemento gráfico a modo de logotipo, pero no evitará que estemos ante una marca exclusivamente descriptiva del servicio que ofrece.
Como resuelven la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre este tipo de marca
Tanto la OEPM, (Oficina Española de Patentes y Marcas) como la EUIPO (Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea), acertadamente, mantienen un criterio en aplicación de sus respectivas normativas que el registro de marca que contengan expresiones exclusivamente descriptivas del servicio que presta, el tipo de producto, la calidad, el tipo, no está permitido en beneficio de proteger el interés del consumidor y evitar la monopolización de expresiones que no se encuadran en el concepto de marca para que puedan ser libremente utilizados por todos los operadores.
¿Porqué encontramos marcas registradas sin carácter distintivo?
En épocas anteriores y sobre todo estando vigente el Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI), y en menor medida con la Ley de marcas 32/1998 no era extraño encontrar marcas que habían sido concedidas y cuyo elemento denominativo consistía básicamente en una descripción del producto o servicio que se iba a identificar con la marca.
En la citada legislación no se prohibía el registro de marcas formadas por elementos exclusivamente descriptivas o también denominadas «genéricas». Los titulares de este tipo de registro de marca obtenía así un registro «débil» y con muchas dificultades desde el punto de vista legal para impedir a terceros que utilizaran su mismo nombre.
La falta de carácter distintivo en una marca en la actualidad
Con la entrada en vigor de la vigente Ley de marcas 17/2001, y las distintas modificaciones normativas que se han producido, se ha visto un cambio progresivo de criterio en las resoluciones de concesión de registro de marcas y nombres comerciales, y que aún estando presente un elemento denominativo descriptivo o también definido como «genérico» al sumarlo con un elemento gráfico (logotipo) producían resoluciones de concesión de registro de marca al apreciar no de forma aislada la parte denominativa de la marca sino el conjunto, l
Se trataba de marcas denominada mixtas, o como en la actualidad se conocen como «figurativas» que comprendía un elementos denominativo cuasi descriptivo o genérico unido al elemento gráfico, y que lograban acceder a obtener la concesión de registro de marca.
¿Una marca registrada con falta de distintividad puede prohibir a otros que la utilicen?
La concesión de este tipo de marcas carentes de distintividad suficiente puede llevar a su titular registral a la falsa creencia que tiene un derecho exclusivo sobre el uso de una determinada denominación y que en no pocas ocasiones se daba de bruces con la realidad al entablar acciones judiciales contra quien utilizaba su marca encontrándose con que el juzgado competente desestimaba su pretensión al considerarla que la marca registrada carecía de fuerza distintiva suficiente para impedir a terceras personas su uso.
Este tipo de marcas han visto como de forma paulatina han tenido más dificultades para obtener su registro y todo a partir de diversas resoluciones de la OEPM y EUIPO así como tambien las sentencias en el ámbito jurisdiccional que en ese sentido se han ido produciendo, por las determinaban la falta de distintividad de solicitudes de marcas figurativas que previamente se concedían.
¿Se puede registrar una marca con falta de distinvidad?
En la actualidad para obtener el registro de marca en España o marca de la Unión Europa, se precisa que el elemento denominativo que componga la marca tenga carácter distintivo, es decir; no sea un término genérico.
La falta de carácter distintivo de una marca que se haya solicitado su registro tiene altas posibilidades que del examen de fondo que realiza la OEPM sobre la solicitud de registro de marca que haya presentado se produzca una resolución de DENEGACIÓN..
No obstante debemos tener presente que en muchos casos los criterios de las oficinas receptoras de los registros no son uniformes y partiendo que a la hora de valorar si una marca cumple o no con la condición de tener capacidad distintiva esta valoración es subjetiva.
En conclusión, para evitar la falta de distintividad de una marca, el registro de marca debe estar formado en su parte denominativa por un elemento distintivo, que sea diferenciador, singular, huyendo de términos genéricos y descriptivos del servicio que ofrece o la característica del producto en cuestión. No solo porque de esa forma pueda lograr que la solicitud de registro de marca en España o ante la Oficina de Registro de la Unión Europea (EUIPO), se resuelva con la concesión, sino porque sitúe en el mercado una marca como un verdadero signo distintivo diferenciador frente a otros existentes y pueda lograr un derecho fuerte, para si llegara el caso, le permita prohibir a terceros el uso de su marca registrada.
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