LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA DE MALA FE
En primer lugar, comenzaremos por identificar el concepto de mala fe en el Derecho que se proyecta como el comportamiento incorrecto que participa, en grados diferentes, de la insinceridad, la infidelidad y hasta la deslealtad. Conduciendo en la mayoría de las ocasiones a tratar de obtener algún tipo de ventaja, agravando sensiblemente y perjudicando al derecho de quien la sufre.
Centrándola en la esfera de la obtención de un derecho de propiedad industrial, y en ese caso sobre una marca, en nuestra vigente ley 17/2001 de Marcas, lo introduce en su artículo 51.1.b) que a diferencia de la anterior legislación la 32/88 de marcas, regula las causas de nulidad absoluta por las que un registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia y por ende ser objeto de cancelación registral.
Para ello para la nulidad de una marca registrada de mala fe, se debe probar por el solicitante de la marca, ya que la buena fe se presume, y esta mala fe tendrá que ser probada por la parte demandante en la correspondiente acción de nulidad que ejercite ante los tribunales de justicia. Ante una ausencia de prueba, no se considerará que la marca que se pretenda anular se hizo de mala fe.
Resulta pragmáticos los siguientes hechos que habitualmente son síntomas evidentes de la obtención del registro de marca bajo una premisa de mala fe:
- Cuando el solicitante a sabiendas que existe un tercero que utiliza la marca que ha registrado para un producto/servicios similar o idéntico, le registra su marca, incluso en algunos casos hemos podido ver que el atrevimiento es tal, que incluso llega a registrar la imagen gráfica o logotipo.
- Que, una vez registrada la marca, su intención impedir que el verdadero tercero que utiliza la marca, cese en seguir haciéndolo. utilizando tal signo.
- El oportunista que conocedor de la proyección que una determinada marca tiene en un país determinado, la registra por ejemplo en España, pensando en la expectativa que un día llegue a nuestro mercado para tratar de sacar algún redito económico.
- El distribuidor de una determinada marca.
- Un antiguo trabajador o ex socio o el propio administrador de la sociedad, cuando es la mercantil la que explota la marca y no existan razones objetivas que le excuse haberla registrado a su nombre.
- El ex arrendatario que registra la marca sin perjuicio que le fuera autorizado su uso entre tanto se encontraba en vigor la relación contractual de arrendamiento del local industrial.
No obstante, en este supuesto, y volviendo a lo que antes nos referíamos sobre la presunción de la buena fe, se podría considerar que el solicitante de la marca registrada de un tercero, puede considerarse como adquirente de buena fe.
A continuación exponemos lo que podría ser un caso paradigmático
El titular de una marca registrada que demanda a una empresa por infracción a su derecho de marca, al utilizar su signo registrado.
La demandada quien se consideraba originaria de la creación de la marca, se defiende reconviniendo argumentando la nulidad de la marca por haber sido registrada de mala fe.
El solicitante de la marca alega no haber tenido conocimiento anterior de existencia o creación del signo objeto del registro ante el requerimiento que recibió por quien se consideraba en posesión del derecho sobre la marca.
La solicitud de registro de la marca no recibe ninguna oposición en la fase de publicidad registral, por lo que se resuelve con la concesión.
Ante esta situación, la empresa que había creado la marca, pero no registró, se vio avocada a acudir a los Tribunales interponiendo demanda de infracción de derecho de marca y acumuladamente la nulidad de registro por mala fe.
En este caso resulta esencial acreditar que la marca perjudicada, existía antes en el tiempo que la registrada, pero sobre todo que el solicitante del registro lo hizo a sabiendas que de su existencia.
El TJUE se pronuncia sobre la nulidad por registro de una marca de mala fe.
El Tribunal observó que no podía alegarse la mala fe del solicitante de una marca porque en el momento de la presentación de su solicitud de registro no desempeñaba una actividad económica acorde con los productos y servicios de la solicitud. El TJUE manifestaba además que el concepto de “mala fe” debía tenerse en cuenta en relación con el tráfico económico, contexto natural del Derecho de marcas. Y ello porque cuando el solicitante de una marca presenta su solicitud no está obligado a indicar, ni siquiera a conocer con precisión, el uso que hará de la marca solicitada, razón por la que dispone de un plazo de cinco años para hacer un uso efectivo conforme a la función esencial de la marca.
Por otro lado, el TJUE se pronunció sobre la situación que podría originarse una vez registrada la marca, admitiendo que la presentación de una solicitud de marca sin una intención de usarla para los productos y servicios a que se refiere el registro sí constituye un acto de “mala fe” si el solicitante tiene la intención de menoscabar los intereses de terceros de forma contraria a las prácticas leales o con la intención de obtener, sin necesidad de identificar a terceros, un derecho exclusivo con fines distintos a los correspondientes de la marca. Asimismo, cuando esta “mala fe” existiera solamente para una parte de los productos o servicios para los que estuviera registrada la marca, sería admisible declarar la nulidad de la marca solamente para los productos o servicios concretos afectados.
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